As duas faces do uso

Se bem que, em Portugal, o registo de direitos de propriedade industrial é meramente facultativo, a verdade também é que o mesmo tem natureza constitutiva. Tal significa que, ao contrário da maioria dos atos registais, estamos em presença de direitos que só se adquirem mediante o seu registo (no caso dos sinais distintivos). Para que […]

Se bem que, em Portugal, o registo de direitos de propriedade industrial é meramente facultativo, a verdade também é que o mesmo tem natureza constitutiva. Tal significa que, ao contrário da maioria dos atos registais, estamos em presença de direitos que só se adquirem mediante o seu registo (no caso dos sinais distintivos).

Para que se entenda a importância de se requerer esta protecção, convém esclarecer que – nas marcas e outros sinais distintivos – a falta de registo tem como consequência a inexistência de qualquer direito de exclusivo sobre a designação ou a figura em causa e determina a impossibilidade de se defender perante infracções de terceiros. Ou seja, só com o respetivo registo se adquire o direito de exclusivo para usar, ceder, licenciar e impedir terceiros de usar.

Sucede que, para manter estes direitos válidos e em vigor, não é suficiente o ato do registo em si. Para além do registo e da respetiva manutenção (renovação de 10 em 10 anos), é também necessário que os sinais distintivos sejam depois usados, tal como se encontram registados.

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o uso é tão ou mais importante quanto o próprio registo. De facto, não é obrigatório que uma marca seja registada para que possa ser usada (não obstante as vantagens supra referidas), mas é necessário que a marca, uma vez registada, se encontre a ser usada de modo a que o respectivo registo não fique vulnerável a caducidade.

De facto, depois de decorrido o chamado “período de graça” (os 5 anos subsequentes à concessão do registo), a lei portuguesa prevê que possa ser declarada a caducidade de um registo cuja marca não tenha sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo.

A lei prevê ainda a exceção de haver o reatamento do uso sério nos três meses imediatamente anteriores à apresentação da declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, se as diligências para o reatamento do uso só ocorreram depois de o titular tomar conhecimento de que poderia vir a ser apresentado esse pedido de declaração de caducidade.

A caducidade é uma causa de extinção do registo que não opera oficiosamente, pelo que a mesma terá que ser requerida por qualquer interessado que nisso demonstre ter legítimo interesse.

O código esclarece ainda que por “uso sério” da marca se considera o uso da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu caráter distintivo. Este uso poderá estar a ser feito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente averbada.

O caráter do uso sério terá que ser avaliado, obviamente, tendo em consideração as circunstâncias de cada caso, mas dir-se-ia que pressupõe, à partida, não só o uso comercial (a utilização efetiva no mercado de modo quantitativo), mas também o uso típico (i.e. a capacidade de identificar e distinguir uma origem empresarial).

Esta questão de a marca ter de estar a ser usada tal como se encontra registada reveste particular importância no caso das marcas mistas, sobretudo por causa do princípio da inalterabilidade das marcas (já que as marcas nominativas podem ser usadas com qualquer aspecto figurativo). Não pode, portanto, ser considerada usada de modo sério uma marca registada que ostente diferenças substanciais relativamente à que está a ser utilizada.

Resumindo: é importante registar antes de usar…
…E usar depois de registar!

Maria Cruz Garcia
Advogada, Agente Oficial da Propriedade Industrial, Sócia da J. Pereira da Cruz, S.A.

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